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商标抢注应对战略

2021-02-26 11:37:56

随着深圳博朗文科技发展有限公司7月份在香港抢注180多个国内知名商标,商标抢注成为知识产权领域的“另类热带风暴”。近年来,中国经济继续高速发展,企业实力不断增强,逐步融入全球经济。注册商标在国内外都进入了一个高峰期。仅在北京,大宝、红星、同方、统一、三元等一批北京知名商标分别在美国、欧盟、香港注册。在加拿大,甚至有“老字号商标转让公司”,专门抢着在国内注册老字号商标。这给正在走向全球市场激烈竞争的企业埋下了巨大的隐患,品牌的前景引起了社会的广泛关注。

首先,商标抢注是一种商业行为

在我国,根据我国现行《商标法》的规定,商标注册采用先申请原则,自然人也可以申请,这为商标注册提供了可能性和必然性,出现了特殊的“专业投标人”。他们以注册商标作为投资,以具有一定知名度或者类似于驰名商标的注册商标牟利。因此,许多国内企业不得不花巨资回购自己的品牌商标。

在国外,很多国外大公司和海外代理商争相在很多国家注册驰名商标,但并没有大规模用于产品,而是束之高阁。欧美等一些发达国家通过商标抢注恶意打压企业,制造新形式的知识产权壁垒。但更多的是通过注册商标来拖延品牌的市场份额,或者向企业索要高额的商标转让费,而吃亏的往往是企业。

二是商标注册意识亟待提高

国内很多企业虽然有多年打造的知名商标,但只知道“做品牌”,商标保护意识普遍较弱。可以花很多钱请名人做企业代言人推广品牌,但是花在商标注册和保护上的费用少得可怜。大多数企业只在一个商品类别注册商标,有的甚至没有注册商标,给商标注册留下了潮湿的土壤,更不用说在国外注册商标了。可以用“沙上盖楼”来形容。品牌推广了很久,最后却被别人蹲着,要花巨资回购自己品牌的商标。

据报道,2004年世界品牌实验室公布的“500个最有价值品牌”中,46%没有在美国注册,50%没有在澳大利亚注册,高达76%没有在欧盟注册。此外,2004年,在海外注册的商标只有几百个,而外国公司注册的商标有一万多个。中国企业的商标注册保护意识亟待提高。所谓“兵马未出,粮草先行”,应该避免给自己埋地雷。

三.企业应对商标抢注的策略

目前,商标抢注已经成为影响企业发展的一个严重因素,尤其是国内外知名商标抢注,直接影响企业的国际市场份额。国内知识产权专家呼吁中国企业迫切需要将知识产权保护纳入战略管理。为商标搭建“防火墙”,企业既要防止商标被他人注册,又要积极应对商标注册。

(一)防止商标抢注的战略

1.及时申请企业商标注册。

企业要有先进的品牌意识,在使用商标之前或同时申请商标注册,提前保护好自己的品牌,防止抢注。但是国内企业很少及时申请,甚至很多知名企业都没有注册。比如哈尔滨正阳河的酱油没有花1000多块钱注册商标。结果被蹲下来后,只花了50万就把商标赎回来了,还不算调解和诉讼花的钱和时间。不值这个蜡烛。另外,企业要及时续展注册商标,一些专业竞标者往往抓住企业未能及时续展商标的失误,申请注册为自己的商标,使得企业即使历经多次波折,也要费时费力才能夺回金字招牌。

2.战略性地实施商标注册。

申请商标注册是“一种商品一个商标,一种商品一个申请”,一个商标可以在几十种商品中申请注册。对于一个可持续发展的企业来说,只申请一种商品远远不够。比如“汇源”商标在北京公司成立之初,只在“果汁饮料”产品上注册了“汇源”。经过十多年的发展,汇源生产和销售了十几种产品和400多种产品,并出口到美国和欧洲。但当汇源扩大经营规模,申请注册商标时,发现汇源商标已经在其他商品类别中被他人注册,给汇源带来很大损失。

因此,一个驰名商标应当在类似或非类似商品的类别中进行注册,即多类别注册,以有效抵御商标抢注。杭州“娃哈哈”的做法值得借鉴。娃哈哈不仅在其主要产品类别中注册了“娃哈哈”商标,还注册了其他类别,以及容易与“娃哈哈”混淆的“哈哈哈”、“哈哈哈”等注册商标。

当然,更好的对策是在所有品类中注册商标,即在所有商品品类中注册同一商标,获得所有商品的商标专有权,完全避免他人抢注商标,这也是保证品牌显著性、增加品牌价值最有效的手段,是目前国际知名品牌的通行做法。但所有类型的注册成本都比很多类型的注册高,企业可以根据自身实力进行选择。

3.国际商标注册要提前做。

面对当前全球化的经济浪潮,企业要想“走出去”,抢占国际市场,首先必须在国际上注册商标,以防止被外国公司侵占,遭遇知识产权壁垒,甚至失去市场。中国是马德里联盟的成员。已经在中国注册或者提交申请的商标,可以按照商标国际注册马德里协定和马德里议定书,通过国家工商行政管理局商标局向马德里联盟国际知识产权局申请国际注册。马德里联盟目前有79个成员,包括美国、欧洲、日本、韩国等发达国家,这意味着企业只要向本国提交马德里国际注册申请,就可以在指定国家获得商标保护。因此,马德里商标的国际注册是首选方法。

但马德里商标国际注册制度并不涵盖世界上所有国家,如加拿大、老挝等非马德里联盟成员国,或者商标本身并未在中国注册或申请。如果你想进入这些国家的市场,你必须在每个国家逐一注册。云南“999”品牌电池在老挝的抢注是一个惨痛的教训。云南“999”20年前进入老挝,占领电池市场,但没有注册商标。结果抢注商标是抢注,抢注申请人也向老挝海关申请保护。老挝政府禁止进口“999”牌电池产品,并全面禁止云南“999”。面对“小偷”的行为,云南“999”无奈又尴尬。

此外,也可以采用区域商标注册。如果被保护国家是欧盟成员国,可以在欧盟注册;如果相关非洲国家需要保护,可以通过非洲知识产权组织注册。

4.准确把握国外商标制度。

目前,世界各国在商标注册中主要采用“先使用”和“先注册”的原则。“先用”原则,即谁先用谁就有商标权,主要在美国、英国、澳大利亚、加拿大、新加坡等英美法系国家实行。在这些国家,商标应尽快使用,并应注意先前使用的证据。如果是蹲着商标,可以通过商标异议程序或诉讼程序取回。“先注册”原则,即谁先注册谁就拥有商标权,主要在日本、韩国、西班牙、意大利等大陆法系国家实行。在这些国家,要尽快申请注册商标,避免被注册。

此外,一些国际公约也规定了商标保护。例如,《保护工业产权巴黎公约》保护驰名商标,规定在国家法律允许的条件下,各成员国应保护构成商标注册国的商标或被商标使用国主管机关认定为驰名的商标,无论商标是否注册。目前包括《巴黎公约》在内共有160多个成员国,马德里联盟的成员也是其成员。

(2)商标注册后的补救措施

虽然人总是渴望“花对钱,做对事”,但一切都是意料之外的。商标代表品牌,品牌决定市场,市场就是利益。如果商标已经注册,特别是在国外,企业必须尽最大努力通过各种方式收回。

1.依靠法律,大义凛然夺回商标。

法律是一把双刃剑。企业必须善用这把剑,用别人的法律来维护自己的权利。特别是关于在先使用和驰名商标的法律规定,成为企业夺回商标的两把剑。虽然法律手段的使用往往成本高,周期长,但却是赢回市场最实际的方法。

利用在先使用原则,掌握在先使用的证据,保证商标权在原则实施国。比如在非洲、南美畅销的我国“公鸡”牌蚊香,在尼日利亚被人蹲着,要求巨额侵权赔偿。公鸡抓住了尼日利亚商标注册中“优先使用”原则的法律规定,收集了各种有力的在先使用证据。经过三年的诉讼,他终于打赢了这场官司。另外,国内企业要注意的一个细节,就是香港与内地不同,采用“先用后用”的原则。今年3月,“诗集”商标在香港注册。《诗集》以在香港销售商品、在电视台播放广告为由,倡导“使用第一”,赢得了主动权,促使注册用户取消注册申请。

如果是驰名商标,可以充分利用《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协定》等保护驰名商标的规定,打击商标抢注,在海外夺回注册商标。比如五粮液中文拼音“五粮液”商标在韩国被恶意注册后,五粮液集团立即提出异议。经过大量的证据,韩国商标局用了15个月的时间做出了有利的裁定:“根据反对者提出的观点和证据,被引用的商标不仅是驰名商标,也是韩国的驰名商标。因此,从不正当竞争的角度来看,申请商标应被视为申请商标注册,从而误导消费者和商标相关商品的原产地。”基于此,韩国网络占用者的注册申请被驳回。同样,海信也以商标“海信”为驰名商标,在与德国博世-西门子的商标纠纷中以最少的损失赢回商标权。可见,驰名商标是企业品牌的国际“保护伞”。

以上两种方式都是常见的补救措施,一些规定也有利于中国企业在海外维权。如果限制境外代理人注册商标,可以符合《保护工业产权巴黎公约》第六条“商标所有人的代理人或者代表人未经商标所有人授权,以自己的名义申请商标注册的,商标所有人有权对申请的商标提出异议或者请求注销”等。此外,企业应加强市场监管,避免因未能及时提出异议而导致注册商标注册成功。通过在香港和韩国的市场监测,诗采和五粮液及时发现了注册商标,赢得了企业提出异议和举证的时间。

2.利益协商,商标默示收回。

抢注者的动机无非是一个“利”字。如果企业可以坐下来与网络强占者谈判,他们将无法获得一个兼顾市场和利益的全面政策。比如海信和西门子的纠纷,经过协商,双方在半个月内达成共识。虽然有“免费转让,六位数转让费”的悬案,但谈判共识为海信赢得了进入欧洲市场的有利时机,谁输谁赢,掌握在海信手中。

值得注意的是,商标谈判绝不是简单的金钱游戏,而是双方在政府和社会公关能力方面的综合较量。在“海信与西门子”案中,海信在事件发生之初积极应诉,同时广泛积极配合媒体报道新闻,随后协助媒体发起了一场声势浩大的“企业海外维权研讨会”,商务部、商标局等部门代表出席,从正面向西门子施压,迫使西门子考虑放弃。

3.主动改变标准,以攻代防的品牌战略。

如果企业无法通过协商拿回自己的商标,又无心办理法律手续,最简单的办法就是改变标准。联想要想在国际市场上取得巨大成就,就遇到了“联想”商标无法在许多国家注册的困境,这直接影响了联想全球化的发展进程。面对潜在的全球商标诉讼或谈判,联想选择主动改变出价,将“联想”商标改为“联想”商标。虽然无奈,但事实证明,联想的策略是正确的。此外,中国企业的商标大多使用中文。因为国外市场往往缺乏对中国企业具有“增值”功能的中文标识的认识,所以及时推出全新的英文标识不仅不会影响市场,还能为打造新品牌奠定基础。

当然,任何事后补救总是不如事前预防经济。保护知识产权的基础是建立适合自己的防御体系。品牌的根本是诚信。古罗马有一句法律谚语“欺诈毁一切”,意思是“一切民事行为,如果以欺诈为基础,最后都得不到任何好处。”


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