编者按:

申请人在审查过程中总共提交了15个被引用的商标。商标评审委员会是否只将一个商标列为被引用商标，构成违反程序？

一审法院能否直接认定庭审遗漏的14个被引用商标和争议商标在类似商品上是否构成类似商标？

案件编号:

二审(2016)京第2982号

一审:(2015)京中控子楚第1424号

:尚平字[2014]第113340号

二审合议庭:

判决要点:

人民法院对行政行为合法性审查的范围应当扩大到被诉行政行为，即人民法院对已经作出的行政行为的合法性进行审查，一般不宜直接认定行政行为不涉及的内容。

商标评审委员会在作出被诉裁定时，未审查傅生公司争议商标和第1300753号商标作为类似商标在类似商品上的申请理由，损害了傅生公司的合法权益，构成非法程序。撤销原判决并不不妥。

但原审判决在纠正被告裁定程序错误的基础上，直接判定争议商标和被省略引用商标在类似商品上是否构成类似商标，明显超出了人民法院对行政行为合法性审查的范围，本院予以纠正。

二审判决:

北京市高级人民法院

行政判决

京星经(2016)2982号

上诉人(原审商标评审委员会)国家工商行政管理局商标评审委员会，住所地北京市西城区查马南街1号。

法定代表人:赵刚，主任。

委托代理人张娜娜，国家工商行政管理局商标评审委员会审查员。

上诉人(原审穆林森公司)，广州穆林森皮具有限公司白云分公司，住所地广东省广州市白云区嘉禾街王刚村叶公二路88号。

林是的分管总经理。

委托代理人:隋锡鑫，广东益泰律师事务所律师。

被上诉人(原审傅生公司)福建省石狮市傅生鞋业有限公司，住所地福建省石狮市长福工业区。

法定代表人:林荣洲，董事长。

委托代理人:黄黎明，福建祥选律师事务所律师。

委托代理人:焦宏斌，北京市金都律师事务所律师。

上诉人国家工商行政管理局商标评审委员会(以下简称商标评审委员会)和广州穆林森皮具有限公司白云分公司(以下简称穆林森公司)不服北京市知识产权法院(2015)京中初字第1424号行政判决，向本院提起上诉。本院于2016年5月19日受理后，依法组成合议庭进行了审理。此案现已审理完毕。

北京知识产权法院认定:

第8111831号“MLS”商标(以下简称“争议商标”)于2010年3月11日由穆林森公司申请注册，获准使用的产品为18级仿皮、旅行包(箱)、钱包、皮带、手提袋、雨伞、手杖、皮带(背带)、肠衣、毛皮。商标权的专有期限至2021年3月20日。

第1927171号“穆林森穆林森及图片”商标(以下简称被引用商标)于2001年9月7日由福建省石狮市傅生鞋业有限公司(以下简称傅生公司)申请注册，获准使用的商品为18类仿皮、公文包、公文包、旅行用具(皮具)、皮带(不用于服装)、雨伞、手袋、野兽等，商标专用权期限至2022年11月6日。

傅生公司在法定期限内向商标评审委员会申请宣告该商标的商标权无效。在商标复审阶段，傅生公司提交了以下证据:穆林森网站宣传简介、商标档案、傅生公司使用的“MLS”和“穆林森”产品宣传图片、许可合同备案、从网上检索到的傅生公司企业网站宣传、“穆林森品牌特许经营协议”、傅生公司从穆林森公司专卖店购买的皮鞋账单、傅生公司企业发展及荣誉证书、 “东方穆林森公司向商标评审委员会提交了以下证据:其他注册“mls”商标的一些实例、穆林森公司申请注册“木乐诗”商标、使用有争议商标的证据和部分荣誉证据。

2014年12月28日，商标评审委员会就第8111831号商标无效宣告请求作出裁定(以下简称被告裁定)，裁定:

1.争议商标和引用商标不构成在类似商品上使用的类似商标。

第二，扩大注册驰名商标对非相似商品的保护，应以存在混淆和误认可能性为前提。争议商标与傅生公司的“穆林森穆林森”商标区别明显，不构成复制、模仿，不构成2013年8月30日修改前《中华人民共和国商标法》第十三条所指的情形。

三、傅生公司不能证明争议商标损害其商标权之外的其他在先权利，也不能证明傅生公司在申请争议商标注册前，在与争议商标一起使用的商品或类似商品上使用了与争议商标相同或近似的未注册商标，并取得了一定的影响。因此，争议商标的注册不违反《商标法》第三十一条的规定。

四、商标争议不属于《商标法》第十五条、第十条第一款第(八)项。

综上，根据2013年8月30日修改的《商标法》第四十四条第三款、第四十五条第二款、第四十六条规定，裁定维持争议商标。

傅生公司不服被告的判决，依法提起诉讼。

在审判期间，傅生公司声称在被起诉的裁决中存在程序上的遗漏问题。公司认为，在评估过程中提交了15个被引用商标，但商标评审委员会仅将1927171号商标“穆林森穆林森和涂”列为被引用商标。傅生公司还声称穆林森公司违反了《商标法》第15条。此外，傅生公司还提交了以下证据:穆林森公司的基本情况和章程，以及傅生公司与穆林森公司签订的商标许可合同，用以证明傅生公司、用户与被引用商标所有人之间的关系；相关公证书，证明穆林森公司在官网上同时使用争议商标和引用商标，穆林森公司及多家经销商在Dangdang.com、JD.COM商城、天猫电器城及线下门店销售的产品的标签、包装盒、店铺装修、品牌介绍中同时使用争议商标和引用商标。证明傅生公司继续在鞋类中使用争议商标并与知名被引商标一起推广的相关宣传材料；穆林森公司注册了其他商标的备案信息和商标评审委员会的无效宣告裁定，用以证明穆林森公司注册了其他商标。

在商标评审阶段傅生公司向商标评审委员会提交的《注册商标争议裁定申请书(补充)》第三项中，被引用的商标为:被引用商标一号、第1300753号(简称被引用商标二号)、第1365930号(简称被引用商标三号)、第1365931号(简称被引用商标四号)、第1381196号(简称被引用商标五号)、第1432279号(简称被引用商标六号) 第1776829号(被引商标9)，第1776831号(被引商标10)，第1796916号(被引商标11)另外，被引商标XV为傅生公司名下，申请日为2009年12月15日，商标权专用期限为2011年9月7日至2021年9月6日。 获准使用的货物为第25类皮带货物。

北京知识产权法院认为:

傅生公司在商标评审阶段向商标评审委员会提交的第1796916号、第340230号《注册商标争议裁定申请书》中明确引用的商标为第1927171号、第1300753号、第1365930号、第1365931号、第1381196号、第1432279号、第1525549号和第1545155号

本案争议商标“MLS”与被引用商标1至14在文字构成、称呼、含义等方面明显不同，消费者一般关注时即可区分。因此，争议商标和引用商标1至14不构成近似商标。虽然引用的商标“MLS”有一定的艺术变形，但仍可轻易认定为“MLS”，与争议商标“MLS”完全相同，两者构成类似商标。争议商标认可的“人造革、旅行包(箱)、钱包、皮带、手袋”商品与被引用商标认可的“皮带”商品构成类似商品。综上所述，争议商标和引用商标1至14在同一或类似商品上不构成类似商标，而引用商标15在同一或类似商品上在腰带商品上构成类似商标。

本案争议商标与被引用商标1-14在文字构成、称呼、含义等方面存在明显差异，不构成抄袭、模仿。因此，虽然傅生公司提供的证据可以证明被引用的商标1-14在有争议的商标注册前享有一定的知名度，但《商标法》第十三条的规定不再适用，因为该商标不构成近似。另外，虽然争议商标与被引用商标XV构成类似商标，但傅生公司提供的证据难以证明被引用商标XV在争议商标注册前已经构成驰名商标，因此不适用《商标法》第十三条的规定。

本案中，傅生公司声称之前使用的“MLS”是未注册商标，但在傅生公司提供的使用证据中，“穆林森”被用作显著位置的商标，而“MLS”字符标志仅标记在鞋类产品表面的非显著位置，因此相关公众很难将该字符与特定产品和生产商联系起来。即使考虑到“MLS”作为未注册商标使用，其使用的商品主要是鞋类产品的第25类，使用证据量较小，因此在争议商标申请日之前，很难确定MLS已经成为具有一定影响力的未注册商标。因此，争夺商标不构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并具有一定影响力的商标”。

由于缺乏证据，傅生公司关于争议商标违反《商标法》第15条的主张不予支持。

综上，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第(一)、(二)、(三)项的规定判决:1。撤销被告的裁定；二、商标评审委员会做出裁定。

商标评审委员会不服原判，向本院提起上诉，请求撤销原判，维持被告的裁定。上诉理由主要是争议商标与被引用商标15不构成在相同或者类似商品上使用的类似商标，争议商标应当予以注册。

穆林森公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被告的裁定。主要上诉理由是争议商标和被引用商标15不构成在相同或者类似商品上使用的类似商标。被引用商标XV并未实际使用过，消费者很难混淆误认。穆林森公司已连续三年申请撤销被引用商标十五，本案应予中止。争议商标通过穆林森公司的使用产生了一定的品牌影响力和经济效益，争议商标应当予以注册。

经审理发现，原审查明的事实基本清楚，有争议商标和被引用商标的商标档案、当事人在商标复审过程和诉讼阶段提交的证据材料、当事人陈述等佐证。我们医院确认了。

我们认为:

《最高人民法院关于商标法修改决定实施后商标案件管辖和法律适用的解释》第七条规定，商标评审委员会应当受理商标法修改决定实施前已经核准注册的商标，并在决定实施后作出复审决定或者裁定。当事人提起行政诉讼的，人民法院审查有关程序问题时适用修改后的《商标法》，审查实质性问题时适用修改前的《商标法》。本案无效宣告请求针对的是《商标法修改决定》实施前已经核准注册的商标，商标评审委员会在决定实施前受理，决定实施后作出裁定。因此，本案的实体问题以修改前的商标法为准，程序问题以修改后的商标法为准进行审理。

《中华人民共和国行政诉讼法》第六条规定，人民法院审理行政案件，应当对行政行为的合法性进行审查。国家行政机关作出的行政行为应确保实体和程序的合法性。行政行为明显违反法律法规规定，实际损害行政相对人合法权益的，人民法院应当予以纠正。

人民法院对行政行为合法性审查的范围应当扩大到被诉行政行为，即人民法院对已经作出的行政行为的合法性进行审查，一般不宜直接认定行政行为不涉及的内容。商标评审委员会在审查商标权无效宣告请求时，应当对当事人提出的申请和答辩理由进行审查。

本案中，商标评审委员会作出被诉裁定时，省略了傅生公司提出的1300753、1365930、1365931、1381196、1432279、1525549、1545153、1776829、1776831、179699号争议商标原审判决撤销并非不适当。但原审判决在纠正被告裁定程序错误的基础上，直接判定争议商标和被省略引用商标在类似商品上是否构成类似商标，明显超出了人民法院对行政行为合法性审查的范围，本院予以纠正。争议商标和上述引用商标是否构成类似商品上的类似商标，由商标评审委员会在作出新的裁定时具体审查。

《最高人民法院关于执行若干问题的解释》第五十一条第一款第(六)项规定，审理案件应当以有关民事、刑事或者其他行政案件的审理结果为依据，尚未审结的，中止诉讼。本案被告的裁定因程序违法被撤销，故法院对穆林森中止本案审理的上诉理由不予置评。

综上所述，虽然原判决的审查范围超出法律规定，但被诉裁决的程序错误足以导致其被撤销，因此商标评审委员会和穆林森公司的上诉请求我院不予支持，原判决的结论由我院维持。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(一)项规定，判决如下:

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费100元，由国家工商行政管理局商标评审委员会承担(本判决生效后七日内交纳)；二审案件受理费100元，国家工商行政管理局商标评审委员会、广州穆林森皮鞋有限公司白云分公司各承担50元(均已交纳)。

这个判决是最终的。

主审法官莎日娜

周波法官

代理法官薛范

2016年8月19日

簿记员宋双