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通过马德里商标注册在美国应注意哪些?

2021-02-26 11:49:28

2003年11月2日,马德里议定书正式在美国生效,这意味着美国也承认了马德里注册的便利性———通过一次申请、一种语言、一种货币,就可以进行多个国家的商标注册。美国的加入,对于推动世界知识产权保护体系的健全和发展具有深远的意义。美国为了适应加入马德里体系的要求,也相应修改了国内法。除了马德里议定书的一般规定外,一项国际申请在美国要求延伸保护还会遇到一些特殊规定,在某些情况下申请人甚至需要直接回复国际局(IB)和美国专利商标局(USPTO)的审查意见,这对于国内申请人来讲是一个巨大的挑战。下面,笔者就国际申请在美国要求延伸保护时的程序和需要注意的问题进行简单的论述,希望能够为有意通过马德里议定书进行国际注册并在美国要求延伸保护的国内申请人有所帮助。

一、延期保护申请及申请日期的确定

如果一项国际申请要求在美国获得延伸保护,则必须提出请求,该请求可以在国际申请中提出,也可以在国际局注册所申请的商标后的后续指定中提出。国际局会以电子文件的形式将扩展保护申请转交给美国专利商标局。

  如果是在国际申请中提出的延伸保护请求,申请日就为国际注册日;如果是在后续指定中提出的延伸保护请求,申请日就为国际局记录的后续指定日。
二、意图使用声明

延期保护请求必须包括一项声明,表明在美国有使用该申请商标的真实意图。作出这一声明的人必须确信申请人有权在商业上使用所申请的商标,并且据他所知,其他任何个人、公司或组织都无权在商业上使用相同或类似的商标,以避免混淆和误认。

有资格签署声明的人包括对申请人具有法律约束力的人、确切了解申请人或能够代表申请人的代理人,以及由申请人授权的美国专利商标局确定的执业律师。

使用意向声明是国际局注册所需文件的重要组成部分。审查员不会审查是否有意在国际注册申请中使用该声明,也不会出具这方面的审查意见。

三.审查延长保护的请求

请求扩大保护的国际注册的审查标准与美国主要注册地的商标注册的审查标准相同。根据规定,需要扩展保护的商标不能在子注册簿中注册。因此,申请的商标必须在主注册簿中注册,否则延长保护的请求将被拒绝。

美国专利商标局将通过国际局向申请人传达审查意见,第二次及后续审查意见将根据申请的邮寄地址直接发送给申请人。因此,正确填写申请人的地址尤为重要。美国专利商标局可以根据申请人的要求更改邮寄地址,但不能更改国际申请代理人的姓名和地址。变更代理人姓名和地址的申请必须提交给国际局。

四.拒绝通知

美国专利商标局必须在收到国际局的延长保护申请后18个月内做出是否保护的决定。如果拒绝,理由应基于以下三点:

1.考试不及格;

2.被挑战;

3.18个月后,如果美国专利商标局向国际局发布此类决定,必须在异议期开始后7个月内或异议期结束后1个月内做出驳回决定。

美国专利商标局作出的驳回决定将通过国际局传送给申请人进行延伸保护,而申请人的答辩将不经过国际局直接提交给美国专利商标局。

五、扩展保护证书

需要延长保护的商标公告后无人提出异议的,或者异议无效。美国专利商标局将签发扩展保护证书,并在官方公告中公布。

VI .将国际注册转变为国内注册

国际局根据商标注册国的要求全部或者部分撤销国际注册的,申请人可以将被撤销延伸保护的商标的部分或者全部指定商品或者服务在美国转为国内注册。但转换申请必须在国际注册被撤销之日起3个月内提出,只有基本申请或注册被撤销,国际注册才能转换为国内注册。因无续展、所有人自身撤销或其他原因被撤销的,国际注册不能转为国内注册。

国际注册人必须直接向美国专利商标局申请转换,转换将按照美国国内法律程序进行审查,所有转换程序均不涉及国际局。【/br/】在美国加入马德里体系之前,大部分想在美国申请商标注册的申请人通常都是通过美国的律师事务所,费用高昂。所以国内很多申请人都不愿意在美国注册太多商标,更不愿意实施商标战略。现在,申请人可以充分利用马德里体系的便利在美国注册商标,更有效地实施商标战略。当然,注册过程中可能出现的问题远不止本文提到的那些,但只要抓住特点,其他问题就解决得容易多了。

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