一般来说，注册商标权和企业名称权是两种平行的知识产权概念，并不冲突。但是，当一个商标在商业领域获得知名度时，其他人在企业名称中注册该商标名称并加以突出，使公众混淆商品和服务的来源，这种行为构成商标侵权和不正当竞争。本文将介绍当前司法实践和工商行政管理实践对这种“搭便车”行为各自的监管措施。

[案例介绍]

原告兴源公司是一家在美国注册成立的公司，通过公司化经营和特许经营的方式在全球范围内从事咖啡零售业务。原告将“STARBUCKS”字符标识、“STARBUCKS”字符和图形标识归入第42类(提供餐饮服务；临时住宿)和第30类(咖啡、茶、面包、调料等。)被注册为商标。2000年2月，原告在第42、30类中注册了“星巴克”商标。

1999年，原告在北京mainland China开设星巴克连锁店，并开始在宣传材料中使用上述文字和图形标志。被告上海星巴克咖啡有限公司于1999年10月20日经企业名称预先核准，于2000年3月9日成立。随后，被告在其经营场所和经营活动中不仅使用了企业名称，还使用了由“上海星巴克咖啡有限公司”字样和三颗五角星组成的绿色圆形标识，以及“星巴克咖啡”字样标识。

原告称，被告明知上述商标极其知名，仍将“STARBUCKS”商标作为企业名称中的商号，并在其咖啡馆的各种物品上突出使用该商号，其行为具有明显的搭便车意图， 足以导致相关公众误认为被告与“星巴克”的商标所有人原告有某种联系或被误解为同一市场主体，造成他人混淆商品和服务来源，构成对原告上述商标权的侵害。 所以，请申请:1。确认星源公司注册的“星巴克”等六个商标为驰名商标；2.责令被告立即停止侵犯原告注册商标专用权和不正当竞争行为；3.确认被告在企业名称中使用“星巴克”一词构成对原告驰名商标“星巴克”的侵权；4.责令被告停止使用所有与“Starbucks”等六个商标相同或者近似的图形和标识，停止使用带有“STARBUCKS”字样的企业名称；5.没收并销毁被告现有的侵权物品；6.责令被告向原告公开道歉，消除影响，并在《解放日报》、《新民晚报》刊登道歉声明；7.责令被告赔偿原告经济损失50万元；8.被告被责令向原告支付合理费用和律师费共计人民币56万元。

[裁判]

法院认为，无论是使用还是获得，原告注册的商标都早于被告。被告明知自己在“星巴克”一词中不享有合法的民事权益，却将“星巴克”一词登记为企业名称，明显带有主观恶意。被告使用的“星巴克”和“咖啡杯”的英文字样与原告的注册商标相似，使用范围与原告商标认可的相同，因此被告的行为构成商标侵权和不正当竞争。

因此，法院裁定:

1.被告停止侵犯原告星源公司享有的“星巴克”和“星巴克”驰名商标(均为42类)的专有权；停止侵犯原告星源公司享有的“星巴克”商标、“星巴克”商标和“星巴克”文字、图形商标的专有权。

二、被告停止了对原告的不正当竞争。

三.被告应当在本判决生效之日起30日内变更企业名称，变更后的企业名称不得含有“星巴克”字样。

4.被告应自本判决生效之日起十日内赔偿原告经济损失人民币50万元。

5.被告应当在本判决生效之日起30日内在《新民晚报》上发表声明，向原告赔礼道歉，消除影响(内容由本院审查)。

六、原告的其他诉讼请求不予支持。

一审判决后，被告提出上诉。二审判决驳回上诉，维持原判。

[评估]

一、本案争议焦点:

1.驰名商标的认定

过去我国对驰名商标的认定主要是单一的行政认定制度，具体来说就是工商行政管理部门认定驰名商标。2001年和2002年，最高法院先后发布了《关于审理计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》和《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》，确立了法院可以在个别案件中认定驰名商标的原则。

法院认定，注册商标需要跨类保护时，必须认定驰名商标。如果商标所有人可以基于普通商标专用权受到保护，法院不需要确定。换句话说，只有当其他类别的权利影响注册商标的权利，构成不正当竞争时，法院才有必要进行认定。

另外，当事人不能提出认定驰名商标为诉讼，只能向法院提出是否为驰名商标为事实，法院会予以确认。因此，本案中，涉案商标是否为驰名商标并未在判决书正文中写明，仅在事实部分予以确认。

由于本案属于跨类保护，需要确定该商标是否为驰名商标。根据商标法，法院最终认定原告的商标为驰名商标。

2.是否构成侵权和不正当竞争

(1)被告注册“星巴克”为企业名称是否存在主观恶意

本案原告的商标是之前注册的，被告的名字是之后注册的，被告是原告的贸易经营者，所以他应该知道原告商标的知名度。此外，2003年8月1日《解放日报》报道称，上海星巴克总经理毛先生在接受本报采访时承认，他之所以在上海注册星巴克，是因为他认为美国的星巴克开了4000多家店，品牌不错。可以看出，被告在注册企业名称之前就知道“Starbucks”或“STARBUCKS”商标。但在庭审过程中，被告对其企业名称的登记给出了另一种解释:公司董事长在看过电影《狮子王》后，喜爱电影中的主人公辛巴，对辛巴坐在星空下的景象印象深刻空。他很有创意，把“辛巴”改成了“星吧”，考虑到做生意需要约束对手，所以他又补充了一句，“被告的创意解释显然牵强，让人很难相信被告用“星巴克”这个词只是创意的巧合，同时也与他之前承认“抢注”的说法相矛盾。因此，法院认定，被告将“星巴克”一词注册为企业名称是主观的、恶意的。

(2)被告在业务流程中使用相关文字的行为不公平:

一、被告突出使用“星巴克”一词。虽然“星巴克”是被告企业名称的组成部分，但被告突出使用“星巴克”商标，且“搭便车”意图明显，构成不正当竞争；

b、被告使用“星巴克”有明显意图。“星巴克”一词是被告企业的名称，被告使用是合理的。但被告使用“星巴克”标识明显具有主观故意，侵犯了原告的商标权；

C.此外，被告还使用了“上海星巴克咖啡”字样、两个五角星的绿色圆形图形标识、“星巴克咖啡”、“星巴克特色”字样。这些商标与原告的注册商标相似，适用领域相同，构成商标侵权。

3.关于赔偿金额

《商标法》第五十六条第一款、第二款规定:“侵犯商标专用权的赔偿金额，是侵权人在侵权期间获得的利益，或者被侵权人在侵权期间遭受的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理费用。侵权人因侵权行为获得利益，或者被侵权人因侵权行为遭受损失的，人民法院应当根据侵权行为的情节，给予五十万元以下的赔偿。”《反不正当竞争法》第二十条第一款规定:“经营者违反本法规定，给被侵权经营者造成损害的，应当承担损害赔偿责任。被侵权经营者的损失难以计算的，赔偿金额为侵权人在侵权期间获得的利润；并应承担被侵权经营者为调查该经营者侵犯其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。”

本案中，原告主张的利润损失是按照侵权人(即被告)的利润收入计算的，但最终没有得到法院的支持。目前，在司法实践中，法院很少确定侵权人的损失金额和侵权人获得的利益金额，而是根据具体案件决定赔偿金额。此类案件上海地区司法实践赔偿金额一般不超过50万元，已包含律师费、公证费等实现债权的费用。

二.法院判决的执行

本案中，法院裁定被告应当在30日内变更企业名称。被告未能主动履行义务后，案件进入执行阶段。在实施过程中，对于企业名称的变更，被执行人不仅要去工商部门变更名称，还要选择新的企业名称，需要被执行人确认，并经工商部门重新审查批准。同时，企业名称变更还涉及税务、消防、卫生等方面，手续复杂。没有被执行人的积极配合，法院不能直接代替被执行人执行变更程序。最后，执行法官采取冻结、扣划被执行人名下银行账户等强制措施，对被执行人施加压力，使被执行人主动将企业名称变更为工商部门。

由此产生的问题是，如果被告不主动履行判决义务，就没有规定工商部门应如何配合法院执行部门处理更名事宜。据悉，最高法院近期将与国家工商行政管理局联合发文，此类问题有望得到解决。

第三，类似的海外案例

2007年1月12日，韩国大法院对星巴克诉韩国埃尔普里亚公司侵犯星巴克商标权一案作出终审判决，决定维持二审判决，认为两家公司的商标在名称和外观上有所不同，埃尔普里亚公司没有侵权行为。

这件事可以追溯到三年前。2003年12月，星巴克向韩国专利法院提起诉讼，声称爱普瑞亚使用的starpreya商标名称和设计与星巴克的商标非常接近，爱普瑞亚意图利用星巴克的知名度进行不正当竞争，要求取消该公司的商标注册。这一请求被驳回，星巴克立即向专利法院提起诉讼。

2005年3月，韩国专利法院二审判决，认为两个商标名称中的“星”只是一个笼统的词，不足以作为区别于其他商标的关键部分；星巴克商标用的是美人鱼图案，斯达普雷亚商标用的是女神的右脸图案。两个商标明显不一样。因此，法院认定Elpraya公司没有侵权，驳回了原告的诉讼。星巴克随后向最高法院提起上诉。

经审理，大法院认为，根据星巴克在韩国使用星巴克商标进行经营活动的时间、广告的方式和次数等。，直到斯达普雷亚商标注册，才能确认星巴克已经成为韩国知名商标。两个商标虽然是以绿色为主色的圆形，文字和图案处于同一位置，但内容明显不同，不能视为类似商标。大法院最终裁定维持二审判决，星巴克败诉。

这个在韩国审理的案件和上海星巴克案几乎是同时发生的，案情类似，但是判决结果却大相径庭。当然，不同的国家有不同的司法制度，每个案件基于不同的事实，不能简单的比较。

四、驰名商标与企业名称权冲突的行政救济程序

当驰名商标权与企业名称权发生冲突时，商标所有人不仅可以通过司法途径主张权利，还可以向工商行政管理部门申请处理企业名称争议。2006年12月5日，上海市工商行政管理局发布了《企业名称争议处理暂行办法》(以下简称《办法》)。根据《办法》，申请人在使用过程中，认为注册企业名称与申请人名称或者驰名商标、上海著名商标等驰名商标相混淆，造成公众对商品或者服务来源产生误解，或者损害申请人合法权益的，可以向企业名称争议处理机构申请处理企业名称争议。

1.申请的受理权限

根据《办法》，上海市工商行政管理局和区县工商分局负责处理其批准的企业名称争议。

2.申请材料

申请人应当提交申请书、申请人的身份证明和证明侵权的材料。证明侵权的材料一般包括:

(一)证明申请人的品牌或者商标具有较高知名度或者美誉度的材料；

(二)证明被申请人在使用其名称的过程中与申请人的名称或者知名商标相混淆，导致公众对商品或者服务来源产生误解的材料；

(三)证明申请人合法权益受到损害的材料。

3、处理决定

工商机关一般应在受理申请之日起6个月内作出决定:

(1)驳回申请；

(二)维护被申请人的企业名称，责令被申请人规范使用企业名称；

这种情况是指被申请人突出使用品牌名称和申请人商标等不规范行为已经混淆，但只要恢复企业名称的规范使用，就可以消除公众的误解或损害，此时无需做出变更企业名称的决定。

(三)责令被申请人办理企业名称变更登记。

4.针对该决定的救济措施

(一)当事人对决定不服的，可以申请行政复议或者提起行政诉讼。

(2)申请人对处理决定不服的，除采取上述救济方式之一外，还可以以商标侵权或者不正当竞争为由直接向法院提起民事诉讼。

当然，如果工商部门作出不利于申请人的决定，法院在民事判决中支持申请，即当行政决定与司法判决不一致时，法院的生效法律文书能否在工商部门顺利执行，目前没有规定。

5、决定的执行

工商机关作出责令被申请人限期办理企业名称变更登记的决定时，被申请人拒不办理的，工商机关有权按照下列方式处理:

(一)暂扣被申请人营业执照，并加盖“责令限期变更企业名称”章；

(2)被申请人或其分支机构向登记机关申请变更原名称以外的工商登记的，登记机关不予受理；

(3)被申请人申报企业年检的，登记机关不予加盖年检印章。

[结论]

当驰名商标与企业名称权发生冲突时，商标所有人可以选择采用民事司法救济和行政救济两种模式。行政救济程序的优势在于执行方便，但不能处理民事赔偿，而民事司法救济程序可以在判决更名的同时审理民事赔偿。

对于驰名商标所有人来说，采用民事司法程序还是行政程序来救济权利更为有利，尚无定论。我认为，应该根据具体案例的综合评价来决定救济程序的选择和顺序。

(作者注:本案原告除星源公司外，还有上海统一星巴克咖啡有限公司..前者授权后者在上海使用星巴克商标。除上海星巴克咖啡有限公司外，被告还有上海星巴克咖啡有限公司南京路分店..由于篇幅有限，笔者对案件进行了简化，故文中未点名另一原告和另一被告。)