柳润涛

基本事实

无锡A公司是江苏B集团公司的子公司，是注册商标“小天鹅”的所有者。经乙方许可，甲方在乙方生产的某些产品上使用注册商标“小天鹅”..自2005年10月15日起，甲公司委托嘉兴丙公司为其代工生产这类产品，在其产品的包装盒、铭牌等部位使用注册商标“小天鹅”。双方还同意，代工产品的销售和经营权属于甲方..2006年4月20日，双方再次签署协议，将授权期限延长至2009年12月31日。产品销售权属于A公司，允许C公司在完成代工生产任务后自主销售少量产品。嘉兴C公司要求无锡A公司提供商标所有人江苏B集团公司允许无锡A公司使用“小天鹅”注册商标的证明，A公司协助C公司以自己的名义办理国家强制性产品认证。2007年10月，商标所有人B集团公司认为C公司侵犯其商标权，向嘉兴市工商行政管理局举报，导致C公司被工商行政管理局查处。2008年12月，C公司被给予行政处罚决定，并处以高额罚款，直接导致C公司停产停业。本案是典型的代工纠纷。

一，代工的概念

代工(Original Equipment Manufacturer)已引申为指“代工”的经济合作方式，也称定牌生产。其基本含义是委托生产者根据委托方(商标所有人)的委托开发制造产品，产品上贴有委托方提供的商标，产品全部由委托方销售或经营，委托生产者收取加工费的合作生产方式。近年来，这种生产方式在涉外加工贸易和国内一些行业中非常流行，引起了很多争议。

二、贴牌生产中商标的使用

本案中，工商机关认定嘉兴C公司的行为构成《商标法》第五十二条第(一)项规定的违法行为，即嘉兴C公司未经商标注册人B集团公司许可，在同一商品上使用与其注册商标相同的商标，构成侵犯注册商标专用权。理论依据在于，OEM中的商标使用属于商标许可的范畴。由于无锡A公司在江苏B集团公司许可的情况下使用其注册商标，且由于江苏B集团公司允许无锡A公司以普通许可的方式使用其注册商标，无锡A公司未经江苏B集团公司同意不得许可嘉兴C公司使用该注册商标，因此嘉兴C公司构成侵犯江苏B集团公司注册商标专用权。

代工是承包加工他人注册商标商品的行为。但在OEM生产中使用商标不构成商标法意义上的商标使用。

首先，从商标法本身商标使用的含义来看，根据商标法实施条例，商标法中的商标使用包括在商品、商品包装或者容器以及商品交易文件中使用商标，或者在广告、展览等商业活动中使用商标。从这个解释可以看出，商标法中的商标使用有其特定的含义。作为商标法意义上的商标“使用”，它应该不同于一般语法意义上的“使用”，它还涉及到流通和交换的一个应用领域。[1]理解“使用”一词，不能只停留在字面的日常使用层面，要结合其行为目的和后果，全面理解和把握商标法中商标使用的含义。

此外，在OEM生产中，承包商将加工结果交付给指定人员的行为是承包商履行合同义务的行为。代工产品的销售管理权属于指定人员，承包方只收取加工费。因此，交付加工结果的行为不构成销售行为。【②】代工产品仍在订货方控制之下，尚未进入流通领域，因此交付加工结果中的商标使用不构成商标法中的商标使用。

其次，从贴牌生产的法律特征来看，贴牌生产中的商标使用不同于商标许可。贴牌生产作为一种特殊的合同形式，具有以下法律特征:(1)订货人对贴牌使用的商标享有商标权(包括使用许可权)；(2)承包商不享有贴牌生产产品的商标权；(3)加工后的代工产品应退回给定或指定的方式进行加工；(4)承包人应依法在产品上标明订货人的名称、地址和产地。因此，从贴牌生产的法律特征来看，贴牌生产中的商标使用不同于商标许可中的商标使用，因为:

(1)主体之间的关系不同。代工生产中，委托人与委托人之间的关系是一种完成一定工作和任务的委托和接受，即合同法律关系；在商标许可关系中，商标许可是针对的，商标许可与许可之间的法律关系由双方形成。

(2)商标的使用性质不同。OEM产品上商标的实际使用者是订货方，而承包商只是订货方在OEM产品上商标使用行为的实施者。承包人的商标使用行为是在订货方的指令下进行的，是为了履行加工合同义务而在OEM产品上附带使用的，也是承包人全面履行合同义务所必须使用的。从商标使用的性质来看，这里的承包商使用商标，将商标附在产品包装和产品上，是加工行为的一部分。在贴牌生产中，承包商不构成商标法意义上的商标使用。因为产品还没有进入流通领域，他们并没有基于商标的功能——识别不同的生产者和经营者——来使用商标，所以这里真正的商标使用者是订购者，而不是承包商。OEM生产中的这种使用方式，不仅仅是用来区分承包人生产的产品的来源，只是为了给订货人区分产品的来源。因此，对于承包商来说，在OEM生产中使用商标不构成商标法意义上的商标使用；【③】在商标许可关系中，商标所有人认可的被许可人的商标使用受自己意志的支配，商标使用的主体是被许可人，这是订立商标许可关系的目的。

(3)商标权的处分不同。在贴牌生产中，订货人对贴牌使用的商标享有商标权(包括使用许可权)，而承包人不享有品牌产品上的商标权。OEM承包商通过按照协议完成产品的加工生产来履行合同义务，OEM生产不涉及商标许可。如果接受代工的承包人在生产的产品上没有加盖委托方的注册商标，只是未履行代工合同约定的义务，构成违约。在商标许可关系中，发生商标使用权的转让，即商标使用权从许可人向被许可人的转让。

(4)商标使用的法律后果不同。在贴牌生产中，承揽人根据定作人的指示将商标贴在加工产品上，然后将产品交付定作人销售。定作人负责并承担售后服务和产品责任，这也是本案中定作人和定作人分别签订售后服务协议的原因。在商标许可关系中，被许可人将许可人许可的商标粘贴在自己生产的产品上，商标被许可人有义务保证使用该商标的产品质量，产品的售后服务和产品责任均由被许可人承担。

由于承包人在OEM中的商标使用不构成商标法意义上的商标使用，商标法意义上的商标使用人为订货人，即本案中的无锡A公司，无锡A公司在商标所有人江苏B集团公司许可下使用注册商标。所以嘉兴C公司不构成侵犯江苏B集团公司商标专用权，因为这里的商标使用人是无锡A公司而不是嘉兴C公司；同时，嘉兴C公司与无锡A公司不构成共同侵权，因为无锡A公司经注册商标所有人许可，拥有合法使用权。因此，由工商部门认定嘉兴C公司的贴牌生产行为构成侵犯江苏B集团公司商标权是有争议的。

第三，利用商标进行独立销售

无锡A公司除贴牌生产外，还允许嘉兴C公司在完成贴牌生产任务后，自主销售少量带有商标的产品，并已赋予销售和上交利润的任务。如何定性独立销售部分的法律关系，独立销售部分的商标使用性质是什么？

事实上，自卖部分的商标使用构成商标使用许可。因为在代工生产关系中，被委托负责生产人无权销售产品。如果委员会允许生产者独立销售附有商标的产品，并赋予销售和上交利润的任务，这种合作实质上构成了商标许可关系，商标许可费用于完成一定的销售任务和上交利润。

在自销部分，真正的商标使用人是受委托的生产厂家，自销产品的商标使用是基于商标识别不同生产经营者的功能。因此，就委托厂商而言，自销部分使用商标构成商标法意义上的商标使用，是以委托方的授权为基础的。所以，自卖部分实际上构成商标许可使用。

作者简介:刘润涛(1981-)，男，江苏省灌云人，中山大学知识产权法学硕士，嘉兴学院语法学院讲师，浙江紫城律师事务所(知识产权部)兼职律师，主要研究知识产权法。

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评论:

[①]朱令:《涉外品牌固定中商标侵权的认定——法律解释学视角》，《福建政法管理学院学报》2008年第1期，第61页。

[②]张玉敏:《涉外处理商标侵权纠纷的法律适用》，百家研，2008年第4期，第71页。

【③】北京市高级人民法院2006年3月7日公布的《关于审理商标民事纠纷若干问题的答复》第二条确认了这一点。对第二条的回答规定，在商业活动中，利用商标标志表明商品来源，使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体，都是商标的使用方式。除《商标法实施条例》第三条所列的商标使用方法外，在视听媒体、电子媒体、互联网等平面或立体媒体上使用商标标识，使相关公众知晓商标、商标标识商品和商品供应商的，属于商标使用。广东省佛山市中级人民法院从事知识产权司法审判的专家，在知识产权案件中有丰富的经验，也认为OEM产品不是商标法意义上的商标使用行为。参见张，“代工知识产权的责任”，《中国商标》，2005年第10期，第47页。

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