[案例回放]

2011年12月21日，美国爱贝国际教育有限公司(以下简称爱贝公司)【/h/】申请注册“ABIE C”商标，并于2013年2月28日获得注册，批准教学等服务项目。在爱贝公司许可上海布莱斯教育投资有限公司(以下简称布莱斯公司)在中国使用“ABIE C”注册商标并有权许可他人使用后。如遇商标侵权，布莱斯公司有权单独起诉。2012年8月11日，布莱思公司批准Xi安玉清商务信息咨询有限公司(以下简称“玉清公司”)开设爱贝国际儿童英语培训中心，使用“ABIE”标志至2015年10月9日。

2013年12月31日，爱贝公司申请注册“ABIE”商标，并于2016年4月7日获得注册。2015年9月21日，布莱斯公司致信于清公司，表示合同到期后不再授权。2016年3月，余庆公司仍使用“ABIE”标志。布莱斯公司起诉法院，请求责令玉清公司停止侵权行为；道歉，消除影响；赔偿损失6万元。余庆公司辩称，布莱斯公司与余庆公司签订合同时，捏造商标，诈骗加盟商，应解除合同；阿比埃和阿比埃。余庆公司使用的c是两个独立的商标，不构成侵权。请求驳回布莱斯公司的诉讼。

经审理，陕西省Xi市中级人民法院判决玉清公司停止侵权；布莱斯公司损失赔偿(含合理费用)1.5万元。

[不同观点]

第一种观点认为，布莱斯公司的诉讼主体不具备资格，是因为授权商标许可合同签订地点不明，未经公证；只有经商标局依法注册的商标才能签订商标许可合同。当事人签订合同时，未注册“ABIE”标志。因此，布莱斯公司存在欺诈行为，应确认商标许可合同无效。爱贝公司于2013年12月31日提出“ABIE”商标注册申请，2016年4月7日获准注册。在爱贝公司“ABIE”注册商标申请日前，余庆公司于2012年8月11日开始使用“ABIE”标志，并享有优先使用权。余庆公司使用的“ABIE”商标是依法取得的。既然“ABIE C”和“ABIE”可以通过国家商标局获得商标注册，那么它们是独立的，不构成近似；由于余庆公司通过商标许可合同使用了“ABIE”标志，不存在商标侵权问题，故不应赔偿布莱斯公司的损失。

第二种观点认为，【/h/】布莱斯公司与爱贝公司在中国上海签订商标许可合同，获得“ABIE C”注册商标权。由于合同是在mainland China订立的，不需要公证，布莱斯公司有资格作为本案的原告。作为“ABIE C”商业标识的使用者，布莱斯公司在法律不禁止未注册商标签订许可合同的情况下，有权与余庆公司签订商标许可合同。余庆公司在布莱斯公司的授权下使用“ABIE”商业标识，该商标没有优先使用权。商标许可合同期满后，玉清公司继续在其经营场所使用“ABIE”标志，与布莱斯公司倡导的“ABIE C”注册商标类似，足以造成消费者混淆和误认，侵犯“ABIE C”注册商标权，应承担相应责任。

[法官的回应]

商标许可合同期满后继续使用构成侵权

1.外国商标许可合同中原告主体资格的确认

在涉外知识产权案件中，当事人往往提供在中国境外形成的证据。在境外形成的证据，不经过公证、鉴定，能否作为认定事实的依据，存在争议。在司法实践中，除非涉及主体资格和身份关系的证据，域外证据是否经过公证认证程序，法院应结合质证意见组织当事人对证据的真实性和证明力进行质证和核实，不经过公证认证程序，不能直接否定证据的有效性。这里的主体资格是指当事人的主体资格，而不是合同及其他相关证据。具体到本案，布莱斯公司的主体资格是否合格，取决于爱贝公司与布莱斯公司签订的商标许可合同的认定。笔者认为，虽然爱贝公司与布莱斯公司签订的商标许可合同没有明确签订，但由于爱贝公司与布莱斯公司签订的商标许可合同补充协议中有明确规定，双方确认于2013年12月12日在中国上海签订商标许可合同。同时，即使上述商标许可合同是在中国境外订立的，证据已经过当事人质证，并结合余庆公司对商标许可合同真实性无异议的质证意见，商标许可合同无需公证。因此，根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款“在侵犯注册商标专用权的情况下，普通许可合同的被许可人可以在商标注册人明确授权的情况下提起诉讼”，布莱思公司在本案中有权提起诉讼，因此在本案中具备作为原告诉讼主体的资格。

2.未注册的商标可以被其他人使用

商标标识是指带有商标的有形载体，与商品一起进入流通领域，既包括注册商标标识，也包括未注册商标标识。《商标法》第四十三条规定，商标注册人可以通过签订商标许可合同，许可他人使用其注册商标。许可人应当对被许可人使用其注册商标的商品质量进行监督。被许可人应当保证使用注册商标的商品质量。这里的法律术语有“商标注册人”、“注册商标”等等。从字面上看，本文“商标许可合同”中的“商标”似乎仅指注册商标。但值得注意的是，法律并没有规定未经注册的商标不能被他人使用。商业活动中大量使用未注册商标，未注册商标被许可使用的案例很多。在申请人TEDA泰盛贸易有限公司与被申请人北京野弘达贸易有限公司商标许可合同纠纷一案中，最高人民法院认为，法律法规并未禁止未注册商标是否可以许可给他人使用，在野弘达公司与泰盛公司签订的合同中，并未限制许可给泰盛公司的三个商标必须全部为注册商标。这说明未注册商标也可以被他人使用。在当事人意思表示真实、内容不违反法律、行政法规的前提下，应当确认以未注册商标为使用对象的商标许可合同有效。所以可以认为未注册商标可以被他人使用。

3.未注册商标的被许可人不享有首次使用权

《商标法》第五十九条规定，商标注册人申请商标注册前，他人在商标注册人之前已经使用与注册商标相同或者近似的商标，并且对相同或者近似的商品有一定影响的，注册商标专用权人无权禁止使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当的区分标记。由此可见，商标侵权纠纷中申请商标在先使用抗辩的条件是:在注册商标申请日之前，他人在同一商品或者类似商品上使用了与该商标注册人在先的注册商标相同或者近似的商标；以前使用的商标应具有一定的影响力；被指控的侵权行为是他人在原范围内的使用行为；用户应该仅限于上一个用户本人。具体而言，本案中，玉清公司虽然在爱北公司注册商标“ABIE”的申请日之前使用了“ABIE”标识，但其使用是基于布莱思公司的许可，许可协议中双方的合同地位和“ABIE”权利来源的因果关系是客观存在的，不会因“ABIE”商标注册的申请和授权授权授权关系形成后批准注册的时间而发生逆转。该公司也未能证明其为“ABIE”商标形成了独立的品牌价值或与该公司建立了稳定的关系。同时在其营业场所和文章中使用“ABIE”标识，也表明其服务来源指向培训项目“爱北国际儿童英语”。因此，与许可人布莱斯公司相比，该公司没有时间和空条件生成未注册商标“ABIE”的在先使用权。

4.商标许可合同期满后被许可人继续使用构成侵权

《商标法》第九条规定，申请注册的商标应当具有显著特征，易于识别，并且不得与他人以前取得的合法权利相冲突。这说明申请注册的商标不一定与他人预先取得的合法权利相冲突。对于申请人来说，法律不禁止在多个类别中申请与其注册商标相同或相似的商标。否则不会出现《商标法》第四十二条“转让注册商标的，商标注册人应当转让在同一商品上注册的近似商标或者在类似商品上注册的相同或者近似商标”的规定。对于注册商标申请人以外的其他人，不得与申请人的注册商标相冲突。具体来说，本案中，余庆公司所从事的教育培训行业属于本案涉及的“ABIE C”商标认可的服务类别。与本案涉及的“Abie C”商标相比，“ABIE”标识使用了“Abie C”商标的主要成分和“ABIE C”商标主要成分的字母要素。商标许可合同期满后，玉清公司应停止使用，但继续在其经营场所使用“ABIE”标志，没有法律依据。而且“ABIE”和“ABIE C”的注册商标类似，足以引起相关公众对余庆公司提供的服务来源的混淆和误解。因此，余庆公司继续使用授权商标标识构成侵权，应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。